Il carattere distintivo dei marchi in Argentina: insegnamenti tratti da recenti sentenze

La scelta di un marchio è una decisione creativa, ma la sua registrazione in Argentina è una questione legale. L’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale (INPI) esamina ogni domanda, i concorrenti possono opporsi e le controversie possono finire in tribunale. Due recenti sentenze della Corte d’Appello Federale Civile e Commerciale mostrano come i giudici valutino due questioni ricorrenti: i nomi che assomigliano a un marchio famoso e i nomi composti da parole comuni.

Caso 1: IPFS e i limiti di un marchio famoso

Protocol Labs, la società che ha sviluppato un sistema di archiviazione distribuito denominato InterPlanetary File System, ha presentato domanda di registrazione del marchio IPFS nelle classi 9 e 42, relative al software e ai servizi tecnologici. YPF, la più nota società energetica argentina, si è opposta alla domanda. L’ufficio marchi si è schierato a favore di YPF: ha ritenuto che un marchio notoriamente conosciuto meriti un confronto rigoroso e che i due segni potessero creare confusione indiretta circa l’origine commerciale.

La maggioranza della corte ha ribaltato tale decisione e ha ritenuto infondate le opposizioni. La motivazione è la seguente:

• I segni presentavano differenze sufficienti da poter coesistere.
• IPFS era un acronimo ragionevolmente collegato all'attività del richiedente, non un tentativo di trarre profitto dalla reputazione di YPF.
• I prodotti e i servizi erano destinati a utenti che avevano familiarità con la tecnologia.
• Il forte legame di YPF con gli idrocarburi e l’energia ha di fatto contribuito a rendere distintivi i cartelli.
• La tutela dei marchi notori non comporta un monopolio generale in ogni settore. Essa richiede prove concrete di rischio di confusione, di errata percezione di un nesso commerciale, di vantaggio indebito o di diluizione, e nessuna di queste è stata dimostrata.

Caso 2: BLENDS e parole evocative

Philip Morris ha presentato domanda di registrazione di un marchio composito contenente la parola BLENDS per prodotti del tabacco appartenenti alla classe 34. L’ufficio marchi ha respinto la domanda in quanto il marchio era considerato descrittivo, poiché le miscele di tabacchi diversi costituiscono una caratteristica di tali prodotti. Il tribunale di primo grado ha annullato il rifiuto e la corte d’appello ha confermato tale decisione.

Il tribunale ha tracciato una distinzione tra due tipi di espressioni:

• Parole descrittive sono il nome necessario o usuale di ciò che descrivono e non possono essere registrati di per sé.
• Parole evocative suggerisce una caratteristica ma mantiene una certa originalità, e può essere registrato.

BLENDS è stato ritenuto un segno altamente evocativo, ma non un nome usuale per i prodotti. La sua origine straniera e il particolare design della domanda di registrazione hanno conferito al segno, nel suo complesso, un carattere distintivo sufficiente. Il tribunale ha aggiunto un’importante precisazione: trattandosi di un segno evocativo, si tratta di un marchio debole e la registrazione non impedisce ad altri di utilizzare il termine insieme ai propri elementi distintivi.

I due casi affiancati

Consigli per i fondatori nella scelta di un marchio

1. Prediligete nomi originali o di fantasia. Sono più facili da registrare e molto più semplici da tutelare.
2. Un acronimo o un nome che abbia un legame reale con la tua attività è più facile da giustificare nel caso in cui qualcuno sollevi obiezioni.
3. I nomi evocativi possono funzionare, ma è probabile che i concorrenti utilizzino termini simili insieme al proprio marchio.
4. Evitate nomi puramente descrittivi, che l’INPI rifiuterà.
5. Effettua una ricerca prima di presentare la domanda e scegli le classi più adatte a ciò che vendi effettivamente.
6. Si raccomanda di monitorare i nuovi depositi dopo la registrazione, poiché spesso le opposizioni e i conflitti emergono in un secondo momento.

Il nostro Servizio di registrazione e gestione dei marchi copre la ricerca, il deposito della domanda e i dieci anni di monitoraggio successivi. Se stai avviando una startup, la nostra guida alla struttura giuridica per imprenditori internazionali spiega in che modo il marchio si inserisce nel contesto, e i venditori di MercadoLibre possono scoprire come la protezione del marchio supporti le loro inserzioni nella nostra Servizio per i venditori di MercadoLibre. È possibile aggiungere un marchio alla configurazione della propria azienda nella sezione generatore di preventivi oppure chiedi a SAXIA sul tuo marchio.

Come funziona la registrazione dei marchi in Argentina

In Argentina, la domanda di registrazione di un marchio viene presentata all’INPI per una o più classi della classificazione internazionale. Dopo il deposito, la domanda viene pubblicata affinché i terzi possano opporsi. In caso di opposizioni, il richiedente ha la possibilità di negoziare o di rispondere, e le controversie irrisolte possono essere deferite ai tribunali federali, come è avvenuto nei due casi sopra citati. La registrazione ha una durata di dieci anni ed è rinnovabile.

Domande frequenti

Un marchio famoso blocca automaticamente i nomi simili?

No. Il caso IPFS dimostra che i marchi notori godono di una forte tutela, ma non di un monopolio generale su ogni segno che li assomigli. Il titolare deve dimostrare l’esistenza di un rischio concreto, quale il rischio di confusione, l’attribuzione di un presunto legame commerciale, il vantaggio sleale o la diluizione.

Posso registrare un nome che descriva il mio prodotto?

Non se si tratta del nome necessario o usuale del prodotto. I nomi evocativi che suggeriscono una caratteristica possono essere registrati, ma si tratta di marchi deboli, pertanto altri potrebbero utilizzare parole simili con i propri elementi distintivi.

Devo effettuare una registrazione separata per ogni corso?

Sì. La protezione è limitata alle categorie indicate nella registrazione, quindi è importante scegliere categorie che coprano ciò che vendi oggi e ciò che prevedi di vendere a breve.

Il presente articolo ha scopo puramente informativo e non costituisce una consulenza legale. I casi sono riassunti sulla base di resoconti pubblicati; le informazioni ufficiali relative ai marchi sono disponibili presso INPI.